商标性使用对判定商标侵权的影响-公司起名网

在我国，商标权的取得并不以商标实际使用为必要条件，但是，商标法保护商标的本质在于保护商标的识别功能。商标的识别功能只能通过商标性使用才得以体现，非商标性使用不产生识别功能。由此，商标性使用与否对商标侵权行为的成立以及侵权责任的承担产生重大影响。然而，实践中对此问题认识明显不足，导致部分案件裁判结果与商标法的立法宗旨偏离。为正确裁判商标侵权案件，有必要就商标性使用对判定商标侵权的影响这一问题作出深入探讨。

一、判定商标侵权应以成立商标性使用为前提

（一）商标性使用的内涵

2013年《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。此规定与2002年的《商标法实施条例》第三条相比，从本质上揭示了商标法上的商标使用之意义在于识别商品或服务的来源。从《商标法》对商标的使用的定义可见，商标性使用的构成要件包括：1、在商业中使用；2、目的是识别商品或服务来源；3、效果是相关公众得以区分商品或服务的来源。其中，“识别商品或服务来源”是核心要件。如果使用的标识并未起到识别商品或服务来源的作用，使用人使用标识的行为就不能被称为商标法意义上的商标使用行为。

（二）商标性使用是商标侵权判定的前提

《商标法》关于商标侵权类型化行为的规定中并没有直接出现商标性使用的字眼，条文的规定中也只明确了混淆可能性是商标侵权判定的构成要件，这是否意味着商标性使用并非商标侵权判定的必要条件，更不是商标侵权判定的前提呢？

商标的生命在于使用，商标性使用在商标法中具有极其重要的意义。首先，从商标法制度设计的目的看，混淆可能性之所以被明确为商标侵权判定的构成要件，是因为商标法保护商标的目的在于制止商标权人的商誉被侵占及防止消费者产生混淆误认，侵犯商标权的本质在于行为对商标识别功能的破坏。而无论是商标权人商誉的建立亦或是消费者混淆误认的产生，归根结底都必须依赖于对商标进行识别商品或服务来源的使用。从这个角度而言，商标性使用其实是识别商品或服务来源的手段，而混淆的发生则是识别商品或服务来源的结果。换句话说，只有对商标进行了识别商品或服务来源的商标性使用，才有混淆可能性的发生。如果对商标的使用并未起到识别商品或服务来源的作用，则商标权人的商誉不可能被侵占，消费者也根本不会产生混淆误认，对商标的这种使用也就不存对商标识别功能的破坏，不可能构成商标侵权。由上述分析可见，商标性使用与混淆可能性其实类似于手段和结果的关系，商标性使用是手段，混淆可能性则是结果。虽然对标识进行商标性使用并不一定导致混淆的发生进而构成商标侵权，但是对标识的非商标性使用必然不会造成商标权人商誉的受损以及消费者混淆误认的产生，本质上不可能对注册商标识别功能造成破坏，因此，不具有识别商品来源作用的非商标性使用行为不构成商标侵权。其次，从商标法规定的具体类型化商标侵权行为来看，结合上述对于商标性使用与混淆可能性关系的分析，对于《商标法》第五十七条第（一）（二）（三）项的行为构成要件包括商标性使用应当是清楚的，但第（四）（五）项行为似乎并不存在商标性使用行为，因为商标性使用是指商标具备了识别商品来源的功能，而商标具备识别商品来源功能的前提是商标贴附在商品上，但在制造销售注册商标标识或反向假冒的行为中，从表面上看注册商标并未贴附在商品上或者贴附在商品上的标识并非是注册商标。这是否意味着注册商标未贴附在商品上的制造销售注册商标标识或反向假冒的行为中不存在商标性使用行为，商标性使用并非所有商标侵权行为的构成要件，更不是商标侵权行为的前提呢？事实上，解读《商标法》第五十七条第（四）项的规定，并非所有擅自制造或销售他人注册商标标识的行为都构成商标侵权。因为该类行为属于间接而非直接侵权，它并不包括自行制造注册商标后再用于自己生产商品的行为，否则，该行为就应被归入《商标法》第五十七条第（一）（二）项的直接侵权行为中。在该类间接侵权行为中，行为人仅在满足明知或应知委托人借助其服务实施侵权行为仍提供服务的条件下才需承担侵权责任。换句话说，行为人构成商标侵权的条件是需要知道委托人对其印制的注册商标标识将用于商标性使用，可见，在该种行为中，商标性使用仍然是行为人的行为构成商标侵权的前提。而在反向假冒行为中，商品上贴附的虽然并非是注册商标，但是被贴附的商标仍然起到了识别商品来源的作用，以致消费者将本属于商标权人的商品误认为他人所生产，商标权人的利益遭受损失，商标的识别功能因此被破坏，可见，反向假冒行为中行为人的行为仍然属于商标性使用行为。

综上，无论从商标法制度设计的目的还是具体类型化商标侵权行为来看，商标性使用都是构成商标侵权的应有之意，更是构成商标侵权的前提条件。在是否构成商标侵权行为的审查中，商标性使用的审查是前提和基础。只有存在商标性使用行为，才需要就混淆可能性进一步审查。商标性使用行为不存在，则根本无需再审查混淆可能性。在商标侵权案件中，如果未首先对使用商标的行为进行是否商标性使用的审查，容易导致商标侵权行为认定的扩大化，将不属于《商标法》保护的使用商标的行为认定为侵权行为。

二、商标性使用对商标侵权认定的具体影响

在商标侵权案件中，商标性使用不仅是商标侵权行为成立的前提条件，同时也是影响侵权行为成立与否以及侵权责任承担的重要因素。

（一）商标性使用对侵权行为成立与否的影响

1、商标权人无实际使用意图，仅囤积商标牟利的行为不构成侵权。

我国采取商标权注册取得制度，该制度注重的是谁最先申请注册，但这绝不意味着注册商标未实际使用也一定能获得法律保护。商标的本质在于识别商品或服务的来源，商标被保护的是其识别商品或服务的功能。如果商标未实际使用，商标的存在就仅仅是符号而没有被法律保护的价值。因此，商标法的立法精神就在于促进注册商标的实际使用。而不以实际使用为目的注册商标的囤积商标行为不应得到法律的正面评价。最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条中指出，“注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿”。最高人民法院更是在随后的王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案[1]中明确，当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。可见，最高人民法院已经进一步认为，无实际使用且意图以注册商标牟利的行为，明显违背了商标权注册取得制度的本意，不仅可以不赔偿，而且应直接不予保护。

2、商标权人有效使用注册商标会扩大商标权保护的范围和力度，不使用或无效使用注册商标则会缩小商标权保护范围。

注册商标专用权既包括使用权，也包括禁用权。对于前者，属于商标权人核心领域的权利，商标法给予的是强保护，商标实际使用的程度并不直接影响侵权行为的构成，但对于后者，具有相对性和弹性，注册商标的实际使用程度与其受保护的范围与力度息息相关。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）中明确，判断商标近似应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第6条进一步指出：认定商品类似和商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，给予其范围越宽和强度越大的保护。在中粮公司与嘉裕长城公司商标侵权纠纷案[2]中，最高人民法院认为：对于在特定市场范围内具有驰名度的注册商标，给予与其驰名度相适用的强度较大的保护，有利于激励市场竞争的优胜者、鼓励正当竞争和净化市场秩序，防止他人不正当地攀附其商业声誉，从而可以有效地促进市场经济有序和健康地发展。与此相反，当注册商标未因使用建立较高的知名度时，法律对其的保护就非常弱。在徐斌诉南京名爵等公司侵害商标权纠纷案中[3]，法院认为，如果注册商标在市场中正常实际使用在小型机动车上，二者可以认定为近似商标，但原告受让的注册商标并未实际使用，市场中不可能造成相关公众的混淆误认，因此，被告实际使用的文字与原告注册商标不构成近似。

上述案件充分说明，注册商标实际使用的程度直接决定了其受保护的范围，实际使用且使用程度高，受保护的范围就宽。司法对于市场知名度高的注册商标给予强保护的价值取向显而易见。

3、被控侵权人正当使用及指示性使用商标的行为均不构成商标侵权。

显著性是标志获准注册为商标的法定条件之一，缺乏显著性的标志不可以被注册为商标。通用名称、描述性标志以及地名等因缺乏固有的显著性不能被注册为商标，但是，《商标法》并不禁止含有上述元素的标志在添加了其他元素之后因整体具有显著性或者经过使用获得显著性后获准注册。然而，《商标法》对此类注册商标遵循的是整体保护原则，不能因为注册商标获得了整体保护就将这种排他使用的权利延及到商标的各个元素。一方面，因为通用名称、描述性标志以及地名等属于公共资源，他人在商业活动中也需要使用。如果允许将这些标志作为商标单独进行注册进而禁止他人使用，势必会限制或损害他人正常使用这些公共资源的权利。另一方面，他人在使用时只要是出于善意对商品或服务本身进行描述而不涉及商品或服务来源的识别，则这种使用也不应被商标权人所阻止。基于此，《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接标识商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。这意味着在特定的情形下，即使未经商标注册人的许可使用了这些标志，行为人的行为也属于法律允许的范围而不构成商标侵权。在李逢英诉湖南恒安公司、山东恒安公司侵害商标权纠纷案中[4]，李逢英在纸类商品上注册了“薰衣草及图”商标。其主张湖南恒安公司、山东恒安公司未经其许可在生产的面巾纸上使用“薰衣草”字样的行为侵犯了其商标权。法院认为，上述注册商标中含有直接表示该类商品香型特点的“薰衣草”字样，其在行使注册商标专用权时无权禁止他人正当使用“薰衣草”标识。湖南恒安公司、山东恒安公司的行为不构成侵权。可见，正当使用情形下，行为人虽然使用了注册商标中的图形或文字，但被使用的图形或文字却并不具有识别商品或服务来源的作用，因此，行为人的行为并不构成商标侵权。

司法实践中还存在指示性使用的不侵权抗辩事由。指示性使用注册商标的目的并不在于让相关公众识别商品或服务的来源，而在于客观地说明其商品或服务源于他人的商品或服务，或者客观地指示其商品用途、服务对象等。指示性使用注册商标其实起到了识别商品或服务来源的作用，是商标法意义上的商标性使用，但是，这种使用有益于社会公众利益，使得相关公众得以了解和商品有关的配套信息，因此属于商标权人应当容忍的合理范围而被排除出商标侵权的范畴。在立邦公司诉展进公司、淘宝公司侵害商标权纠纷案中[5]，展进公司在淘宝上开设店铺销售包括立邦漆在内的多种品牌油漆。立邦公司主张展进公司未经许可，在淘宝开设的店铺中使用其注册商标的行为构成侵权。一审法院认为展进公司在促销宣传中使用涉案注册商标的方式合理，若限制展进公司等销售商合理使用所销售商品的注册商标，则会不当地限制销售商宣传自己经销商品的方法，直接损害了商品在市场自由流转的市场经济基本原则，故对立邦公司的诉讼请求不予支持。二审法院进一步指出，展进公司为指示其所销售商品的信息而使用立邦公司的注册商标，未造成相关公众的混淆，且在商标使用过程中，也不存在对商标的贬损，或使商标显著性或知名度降低，不存在造成商标权人其他商标利益的损害，故立邦公司的主张不能成立。指示性使用是使用者为了说明有关商品或服务的真实信息而使用他人注册商标的行为，不仅有益于社会公共利益，本质上也没有侵占商标权人的利益或者损害商标的商誉，因此，对商标进行指示性使用的行为不构成商标侵权。

4、指示性使用存在合理边界，超出合理边界的使用构成商标侵权。

指示性使用是商标不侵权抗辩的理由之一。如前所述，如果使用人使用注册商标的目的仅在于客观地说明其商品或服务源于他人的商品或服务的，使用人的行为不构成商标侵权。在维多利亚的秘密公司诉上海锦天公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[6]中，法院认为，锦天公司在销售正品过程中在商品吊牌、衣架、包装袋、宣传册上使用注册商标的行为属于销售行为的一部分，不会造成相关公众对商品来源的混淆、误认，因此，锦天公司的行为不构成商标侵权。然而，指示性使用说到底仍然是一种商标性使用，虽然其指向的是注册商标人的商品或服务，但其最终目的仍然是说明使用人自己的商品或服务。因此，在指示性使用中，使用者使用注册商标必须出于善意及在必要的限度内合理使用，不能因使用而造成相关消费者的混淆和误认，或者使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想，如果这种使用导致消费者产生销售主体的混淆，则这种使用就是商标法予以规制的商标侵权行为。北京市高级人民法院在京高法发【2006】68号《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中指出，构成商标合理使用的行为应当具备3个要件：1、出于善意；2、不是作为自己商品的商标使用；3、使用只是为了说明或者描述自己的商品。可见，在界定指示性合理使用的边界时，需要从使用意图、使用方式、使用效果等方面紧紧围绕使用的商标是否超出合理界限导致消费者容易产生销售主体的混淆予以判定。在维多利亚的秘密公司诉上海麦司公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案[7]中，法院作出了与前案结果截然相反的判决。法院认为，麦司公司不仅在店铺大门招牌、店内墙面、货柜等处，还在收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'SSECRET”标识，同时对外宣称其为维多利亚的秘密上海直营店、中国总部、中国区品牌运营商等，已经超出了指示所销售商品必需使用的范围，足以使相关公众误认为其销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，麦司公司的行为构成对涉案注册商标的侵犯。由上述案件可见，指示性使用虽然属于商标合理使用的范围，但如果超出了合理的限度和边界，则使用行为仍然构成侵权。

（二）商标性使用对侵权责任承担的影响

对于一般的侵权行为而言，只要侵权行为成立，则必定存在损失，因此，赔偿损失是侵权案件中侵权行为成立时承担民事责任的主要方式。然而，在商标侵权纠纷中，侵权行为并不以是否存在损失作为成立的条件。对于既无商誉也无市场的未使用的注册商标，除了制止侵权行为的合理开支外，原告并无实际损失[8]。因此，在具体民事责任的承担上，停止侵权而非赔偿损失成为侵害未实际使用注册商标的主要方式。由于未深刻认识到实际使用与商标权保护之间的关系，2013年以前的商标法中就如何处理商标注册后未实际使用的情形是否应予赔偿并无相关规定，这也在一定程度上导致了不以使用为目的地囤积商标牟利行为的泛滥。随着对商标实际使用在判定商标侵权中的作用认识逐步深入，司法开始尝试从商标法的立法精神上去解读商标实际使用对侵权责任承担方式的影响。最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第7条中就请求保护的未实际使用的注册商标民事责任的承担确定了如下裁判规则：第一、责令停止侵权作为承担民事责任的主要方式；第二、除维权合理费用外，赔偿责任一般不根据被控侵权人的获利来确定；第三、连续三年未使用的注册商标，损害赔偿请求不予支持。2013年的《商标法》则在吸收上述意见的基础上明确了“不使用则不赔偿”的抗辩制度。《商标法》第六十四条规定，“注册商标专用权人不能证明此前三年实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任”。《商标法》的规定表明：请求保护的注册商标未实际使用的，停止侵权作为民事责任的主要承担方式的裁判规则已经得到了立法的确认。上述裁判规则的确立其实根源于著名的“红河”商标侵权纠纷案[9]，该案中，原告并未提交证据证明涉案注册商标有实际使用行为，但一、二审法院均认为被告的侵权行为成立，并依据被告的年度报告确定被告的赔偿金额为人民币1000万元。案件后经最人民高法院再审。最高人民法院认为“对于不能证明已实际使用的注册商标而言，确定侵权赔偿责任要考虑该商标未使用的实际情况”，最终确定被告仅需支付合理费用2万元。最高人民法院认为商标的价值仅源于商标权人对商标的持续使用。注册未使用的商标，没有实际发挥识别作用，没有承载商业信誉，他人不可能利用商标信誉牟利。因此，在确定赔偿责任时并未根据被控侵权人的获利来确定赔偿金额。“不使用则不赔偿”是《商标法》新增的一项抗辩制度。这项制度最终得以在《商标法》上确立充分，说明商标法保护的商标权并不仅仅是法律上的商标授权，只有经过实际使用的注册商标才可能获得法律的全面保护。

结语

商标性使用直接决定了商标权保护的边界和范围，对商标侵权行为的成立以及侵权责任的承担具有极其重要的意义。我们在商标侵权案件的裁判中，必须高度重视对商标性使用的审查，否则，极易导致商标侵权认定的扩大化或者商标权保护边界的模糊不清，最终损害司法公信力。